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Uma empresa recebe uma notificação ou uma citação em que um concorrente, amparado em certificado de registro de desenho industrial emitido pelo INPI, pede a interrupção da fabricação e das vendas de um produto e cobra indenização.
Diante de um registro oficial, a reação mais comum é supor que a discussão está perdida e que a produção e as relações comerciais serão afetadas. Sem uma análise específica do caso, essa conclusão pode ser precipitada, porque nem toda semelhança é reprodução, e nem todo registro é válido.
A Lei de Propriedade Industrial (Lei nº 9.279/1996, a LPI) protege o titular do desenho industrial, mas condiciona essa proteção à validade do registro e oferece à empresa demandada mais de um caminho para contestá-la.
O próprio certificado merece leitura cuidadosa. O INPI concede o registro de desenho industrial após um exame apenas formal, sem verificar se o desenho é de fato novo e original (art. 106). O documento prova que o registro existe, mas não que ele seja válido, e um registro inválido não assegura exclusividade a ninguém.
O que o registro de desenho industrial protege
Desenho industrial é a forma plástica ornamental de um objeto, ou o conjunto ornamental de linhas e cores aplicável a um produto, que proporcione resultado visual novo e original e possa servir de tipo de fabricação industrial (art. 95).
A lei exige novidade, que falta quando o desenho já estava acessível ao público antes do depósito, no Brasil ou no exterior (art. 96), e originalidade, que pressupõe uma configuração visual distintiva em relação a objetos anteriores (art. 97).
Ficam fora da proteção a forma necessária, comum ou vulgar do objeto e aquela determinada essencialmente por considerações técnicas ou funcionais (art. 100, II). O registro protege a aparência do produto e não serve para reservar a alguém a sua solução técnica.
O que verificar antes de responder
O prazo de defesa é curto, e as primeiras verificações definem a estratégia. O quadro abaixo reúne os cinco pontos que a empresa notificada ou citada deve conferir.
| O que verificar | Por que importa |
|---|---|
| Vigência do registro | O registro vigora por dez anos contados do depósito, prorrogáveis por três períodos de cinco anos (art. 108), e pode se extinguir pelo fim do prazo ou pela falta de pagamento da retribuição quinquenal (arts. 119 e 120) |
| Figuras efetivamente registradas | Um mesmo registro pode reunir até vinte variações do objeto (art. 104), e o pedido do titular só se sustenta em relação ao que está representado nelas |
| Exame de mérito | Apenas o titular pode requerer ao INPI, a qualquer tempo da vigência, o exame do registro quanto à novidade e à originalidade (art. 111) |
| O que já existia antes do depósito | Catálogos, anúncios, notas fiscais, registros e patentes anteriores, nacionais ou estrangeiros, são a base da discussão sobre novidade e originalidade |
| Histórico da própria empresa | Quem já explorava o produto antes do depósito tem proteção específica na lei (art. 110) |
A situação do registro, as prorrogações e os pagamentos constam da base de dados do INPI, de consulta pública.
Quanto ao exame de mérito, convém apurar se ele foi pedido e qual foi o resultado. Se não foi, a novidade e a originalidade ainda não passaram pela análise técnica da autarquia naquele registro. Se foi, o parecer é peça central para medir as chances de cada lado.
Um parecer que conclua pela falta de novidade ou de originalidade serve, inclusive, de fundamento para que o próprio INPI instaure de ofício o processo de nulidade (art. 111, parágrafo único).
Três linhas de defesa que se somam
A primeira é a de que não há reprodução. A lei toma como parâmetro de violação o produto que incorpore o desenho registrado ou que constitua imitação substancial capaz de induzir em erro ou confusão (arts. 187 e 188).
Semelhanças que decorrem do uso dos mesmos materiais, do estado da técnica ou da mesma finalidade do produto não equivalem, por si sós, à reprodução do desenho.
A segunda é a de que o registro é nulo. É nulo o registro concedido em desacordo com a LPI, e a nulidade produz efeitos desde a data do depósito (art. 112). Cabem aqui a falta de novidade, a falta de originalidade e a proteção de forma comum ou ditada pela função do objeto.
A terceira é o direito do usuário anterior. Quem, de boa-fé, já explorava o objeto no país antes do depósito pode continuar a exploração, sem ônus, na forma e nas condições anteriores (art. 110).
Quando a exploração anterior foi pública, o mesmo fato tende a sustentar também a falta de novidade, defesa de alcance maior, porque atinge o próprio título.
As três defesas não se excluem e podem ser apresentadas em conjunto.
Onde discutir a nulidade do registro
A lei abre três vias, com prazos e efeitos distintos.
| Via | Onde | Quando | Alcance |
|---|---|---|---|
| Defesa na ação de contrafação | No próprio processo em que a empresa foi citada | A qualquer tempo (arts. 56, § 1º, e 118) | Vale apenas para aquele processo, e o registro continua existindo no INPI |
| Ação de nulidade | Justiça Federal, com intervenção do INPI (arts. 57 e 118) | Enquanto o registro estiver em vigor (arts. 56 e 118) | Anula o registro perante todos, com efeitos desde o depósito |
| Nulidade administrativa | INPI | Até cinco anos da concessão, se o registro infringir os arts. 94 a 98 (art. 113) | Anula o registro |
O prazo de cinco anos vale para o processo administrativo. Ele não limita a ação judicial de nulidade, que a lei admite durante toda a vigência do registro.
A redação do art. 113, além disso, menciona apenas os requisitos dos arts. 94 a 98. O argumento de forma comum ou funcional (art. 100, II) encontra, por isso, terreno mais seguro na via judicial.
A defesa no próprio processo tem respaldo no Superior Tribunal de Justiça. No REsp 1.843.507/SP, julgado em 2020, a Terceira Turma reviu decisões anteriores e reconheceu que o réu de ação por violação de patente ou de desenho industrial pode alegar a nulidade do registro como matéria de defesa na Justiça Estadual, sem a participação do INPI.
O reconhecimento vale apenas entre as partes e leva à improcedência do pedido, sem desconstituir o registro. O mesmo acórdão afasta essa possibilidade para as marcas, cuja nulidade só pode ser discutida em ação própria na Justiça Federal. A distinção importa quando o pedido do titular envolve, ao mesmo tempo, o desenho do produto e a marca que o identifica.
A ação de nulidade e o andamento da ação de contrafação
Para a empresa demandada, a ação de nulidade costuma ser a via mais completa. O INPI participa do processo e se manifesta tecnicamente sobre o registro que concedeu, e a decisão final vale perante todos, não apenas entre as partes.
Proposta a ação de nulidade, a validade do registro passa a ser uma questão da qual depende o julgamento da contrafação. O Código de Processo Civil autoriza a suspensão do processo nessa hipótese (art. 313, V, “a”), e o pedido é dirigido ao juiz da ação de contrafação.
O momento importa. Proposta ainda no prazo de defesa, a ação de nulidade permite pedir a suspensão antes que a ação de contrafação avance.
Como a suspensão depende da avaliação de cada juiz, convém pedir também ao juiz federal, na própria ação de nulidade, a suspensão dos efeitos do registro, medida que a lei admite de forma preventiva ou incidental (arts. 56, § 2º, e 118).
As duas medidas se complementam. Uma paralisa a ação de contrafação, e a outra retira do registro, enquanto vigorar, a força que sustenta o pedido.
As provas que podem decidir o caso
Disputas sobre desenho industrial são decididas pela comparação visual e pela cronologia. Três elementos costumam pesar.
O primeiro são as anterioridades com data certa. Um catálogo antigo, uma publicação estrangeira ou uma nota fiscal anterior ao depósito podem valer mais do que qualquer argumento sobre a semelhança dos produtos.
O segundo elemento é a comparação entre o produto questionado e os objetos registrados, que pode ser feita por perícia ou pelo convencimento do juízo a partir dos elementos de prova presentes nos autos.
O terceiro é a manifestação do INPI na ação de nulidade. A autarquia não está obrigada a defender o registro e pode reconhecer que ele não deveria ter sido concedido.
Os riscos enquanto a discussão corre
A existência de defesa não elimina o risco. Se a violação for reconhecida ao final, a indenização segue os critérios da LPI, que admitem diferentes bases de cálculo (arts. 208 a 210).
Manter ou interromper a fabricação e as vendas durante o processo é uma decisão empresarial, que deve ser tomada com a medida do risco em mãos, considerando a força do registro, a qualidade das anterioridades, o volume envolvido e eventual decisão judicial já proferida no processo.
O que não se recomenda é o silêncio. A citação não respondida pode transformar uma discussão defensável em condenação por falta de defesa. A notificação extrajudicial ignorada também cobra seu preço, porque tende a ser usada como prova de que a empresa conhecia o registro e deixou de contestá-lo.
O que fazer agora
O certificado de registro é o ponto de partida da discussão, não o seu desfecho. A empresa demandada deve conferir a vigência e o alcance do registro, apurar se ele passou por exame de mérito, reunir o que existia antes do depósito e, com isso, escolher a via adequada para discutir a validade.
Feito com método e no prazo, esse trabalho muda a posição da empresa no processo, que deixa de apenas se defender e passa a questionar o próprio título em que o pedido se apoia.
Conteúdo informativo de caráter geral, que não substitui a análise do caso concreto.
Advogado Associado · OAB/SC 60.481 · Direito Público, Contratual, Regulatório e Infraestrutura
Entre suas áreas de atuação está o assessoramento de empresas que operam em ambiente regulado, com trabalho coordenado entre o consultivo e o contencioso. Graduado em Direito pelo UNIBAVE e pós-graduado em Advocacia Empresarial pela EBRADI.
